허니버터아몬드 상표분쟁 - 특허법인 아이더스, 인천변리사

 

길림양행

길림양행은 1988년 설립되어 경기도 광주 오포읍에 본사를 두고, 미국 BLUE DIAMOND사의 한국대리점으로서 아몬드 및 견과류를 수입하여 판매하는 기업으로서 연 매출 약 1,000억을 올리고 있습니다.

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<출처 - 길림양행 공식 온라인스토어>

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머거본

머거본은 대한민국에서의 견과류 가공식품의 본좌 브랜드. 본래는 부산, 경남, 제주 지역에서 코카콜라사의 제품을 제조, 판매하던 우성식품에서 만들었다. 1997년 부도 후 2004년 '우성넥스티어'로 사명 변경 후 이듬해엔 모기업 측이 전자사업에 매진하기 위해 흥양산업에 매각되면서 '(주)머거본'으로 분사됐고, 2005년에는 세계식품이 지분 51%를 인수한 후 영도공장을 인수해 머거본 제품 OEM 제조에 들어갔다.

맥주안주로 사랑받는 땅콩, 아몬드 등의 견과류 제품을 먹기 좋게 가공하고 포장하여 판매되고 있는 브랜드다. 그냥 맛으로 사먹는 사람도 있겠지만 주로 술안주삼아 사먹는게 일반적이다. 견과류 외에도 육포류와 같은 술안주도 만들지만 대개는 견과류 브랜드로 인식 중이다<출처 나무위키>.

<출처 - 머거본 홈페이지>

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01 허니버터칩은 해태제과에서 만든 공전의 히트작품입니다.

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허니버터칩은 해태제과와 일본 제과업체 가루비가 합작해 설립한 해태가루비에서 출시한 제품으로, 한국 감자칩 시장에서 오리온과 농심에 밀려 고전을 면치 못하던 해태제과가 내놓은 새 형태의 감자칩 제품이다. 2014년 후반기부터 2015년 초 사이 허니버터칩은 SNS 등지의 입소문을 중심으로 꾸준한 인기를 끌었다. 물량이 부족하여 암시장에서 거래가 되기도 하고, 2014년 11월 12일에는 일시적으로 발주가 중단된 적도 있었으며, 동년 8월 출시 이후 3개월만에 50억원의 매출을 올렸다. 허니버터칩은 2014년 11월 18일 기준 매출액 103억원, 850만 개 판매를 달성하였으며 이에 대한 영향으로 해태제과의 모회사인 크라운제과의 주가가 11월에만 52% 상승하였다. 허니버터칩의 인기가 올라감에 따라 허니버터칩을 다른 상품과 묶어서 판매하는 상황도 발생하였고, 하이트진로의 '뉴하이트'는 허니버터칩을 증정하는 행사를 펼쳐서 허니버터칩을 구매하고자 하는 소비자를 끌어들여서 행사가 진행된 매장에서 매출이 50% 가량 증가하였다(출처 위키백과).

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<해태제과>

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02 길림양행이 머거본에 대해 상표권 침해를 주장합니다.

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길림양행과 머거본 상표를 보면 연상되는 제품이 있습니다. 바로 허니버터칩입니다. 우선 바탕색이 노란색이라는 점에서 가장 눈에 띄며 "허니(벌꿀)"와 "버터"를 포장에 사용한 점에서 그렇습니다. 두 제품은 해태제과의 허니버터칩을 변형한 제품인데, 양 사는 해태제과의 허니버터칩과는 다른 등록상표를 받아두고 서로 분쟁을 합니다.

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길림양행이 머거본에게 등록상표를 침해한다고 주장합니다. 그런데 머거본도 특허청에 상표를 등록받아 두고 있습니다. 다만 길림양행이 머거본에 비해 3년 먼저 상표를 받아두었습니다. 원칙적으로는 양 사 모두 등록상표권자이므로 각자 자신의 등록상표에 기하여 제품에 상표를 부착하는 것이 허용되어야 할 것 같습니다.

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그러나 분쟁이 발생하면 당사자는 상대방이 등록받은 상표가 하자가 있어 그 등록을 무효로 하여야 한다는 무효심판을 제기하는 수순으로 갑니다. 머거본, 길림양행이나 모두 등록상표권자이므로 양 사는 서로의 등록상표에 대하여 무효심판을 제기합니다. 등록상표가 무효되면 상표권이 소급하여 소멸하므로 더 이상 제품포장에 등록상표를 사용할 수 없고, 만약 계속 사용하면 상표권자에게 손해를 배상하여야 하고 형사처벌 대상이 됩니다.

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길림양행은 머거본이 등록한 상표는 자신이 먼저 등록한 상표와 유사하므로 그 동록이 잘못되었다는 주장을 하고, 머거본은 길림양행의 등록상표는 허니(벌꿀), 버터, 아몬드를 일반적인 도형으로 형상화한 것이어서 누구의 업무를 표상하는 상표인지 모르겠다는 주장을 합니다.

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03 머거본이 길림양행 등록상표에 대해 무효심판을 청구하지만 실패합니다.

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길림양행은 머거본 등록상표에 대하여 무효심판을 제기합니다. 무효심판은 특허심판원, 특허법원, 대법원의 3심구조를 갖습니다.

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머거본은 길림양행이 등록한 상표는 제품의 포장지 디자인에 대한 것으로서 미적인 감각을 주된 목적을 하는 것이지 타인의 상품과 구별하기 위한 출처표시기능을 하지 않아서 누구의 업무에 관련된 상품인지를 소비자가 알 수 없으므로 무효되어야 한다고 주장하였습니다. 판례에 따르면 i) 외관상 식별력이 인정되지 않는 상표, ii) 다수의 사람이 사용하고 있어서 식별력이 없는 상표, iii) 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 바람직하지 않는 상표는 등록을 받을 수 없습니다.

구 상표법 제6조 제1항 제7호에서는 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는데 이 규정에 따라 등록이 거절되는 상표는 외관상 식별력이 인정되지 않는 상표, 많은 사람이 현재 사용하고 있어 식별력이 인정되지 않는 상표, 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 상표 등과 같이 일정한 상품과의 관계에 있어서 일반 수요자가 당해 상품에 대하여그 상품의 출처를 인식할 수 없는 즉 특별현저성이 없는 상표를 의미한다고 보아야 할 것인바, 어떤 상표가 특별현저성을 가진 상표인지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념,지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다(대법원 2004. 7. 8. 선고 2003후1987 판결 등 참조).

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디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것이고(대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결 등 참조), 그것이 상표로서 사용되고 있는지는 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지에 의하여 판단하여야 합니다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결, 대법원 2013. 3. 28. 선고 2010다58261 판결 등 참조)

대법원은 이 사건 등록상표의 문자 부분 "허니버터아몬드"는 지정상품과 관련하여 원재료 등을 표시한 것으로 직감되므로 식별력이 없는 반면, 이 사건 등록상표의 도형 부분은 식별력이 인정되고 이 사건 등록상표의 도형 부분에 묘사된 버터조각, 아몬드, 꿀벌과 그 전체적인 구도 등이 지정상품과 관련하여 흔히 사용되는 표현방식으로 되어 있다고 보기 어렵고, 지정상품과의 관계와 거래사회의 실정에 비추어 볼 때 과자류 제품에서 제품 포장의 도안이 출처의 식별표지로서 기능하고 있으며, 공익상 특정인에게 위와 같은 도안을 독점시키는 것이 적당하지 않다고 볼 근거도 없으므로 무효시유가 없다고 판시하였습니다(대법원 2020.5. 14. 선고 2019후11787 판결).

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과자류나 스낵의 경우 제품 포장지에는 제품의 원재료나 형태를 직감할 수 있는 문구를 사용하는 것은 흔하므로 수요자는 제품의 명칭 보다는 포장지의 디자인을 통해 다른 제품과 구별하는 것이 현실입니다. 결국 제품의 포장지는 심미적인 요소를 자극하는 것이면서도 타인의 제품과 구별할 수 있는 식별력을 갖고 있으므로 제품 포장지 디자인도 상표로서 기능합니다(대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결).

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04 머거본이 길림양행에 대해 권리범위확인심판(소극, 비침해 확인)을 청구하지만 패소합니다.

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머거본은 특허심판원에 권리범위확인심판을 제기합니다. 등록상표를 침해하는 경우 침해금지 및 손해배상 청구의 소를 법원에 제기하여 집행하는 것이 원칙이지만, 상표법이라는 전문적인 특수성 때문에 특허심판원에 "침해여부를 공적인 감정"을 받아 볼 수 있는 제도를 마련하고 있는데 이를 권리범위확인심판이라고 합니다.

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권리범위확인심판은 특허심판원, 특허법원, 대법원의 3심구조를 갖고 있으며 확정되는 경우 법원이 위 심판의 결과에 기속되는 것은 아니지만 대법원까지 거친 침해여부 판단을 별다른 사정없이 침해소송법원이 뒤집을 수는 없으므로 법원에 침해소송을 제기하기 전에 상표법 전문가인 변리사의 조력을 받아 심판을 제기하는 경우가 많습니다.

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특허심판원은 머거본과 길림양행의 상표가 세부적인 표현에 있어서는 차이가 있으나, ① 번의 액체로 덮힌 사각면체의 조각들 위에서 양 쪽 팔을 위로 향하 여 벌리고 있는 모습, ② 번의 액체가 묻어서 흐르는 사각면체의 조각을 잡고 날고 있는 듯한 모습, ③ 번의 용기통 또는 항아리에 숟가락 등 도구를 잡고 있는 모습 등이 유사할 뿐만 아니라, 양 상표를 구성하고 있는 각각의 도형들을 배치한 표장의 전체적인 구도가 유사하므로 머거본 이 길림양행의 싱표를 침해한다고 심결하였고, 특허법원에 제소하였지만 기각되어 확정되었습니다.

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05 길림양행이 머거본 등록상표에 대해 무효심판을 청구하여 무효시킵니다.

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길림양행은 머거본 상표에 대해 무효심판을 청구하였습니다. 특허심판원은 ①번의 액체로 덮힌 사각면체의 조각들 위에서 양 쪽 팔을 위로 향하 여 벌리고 있는 모습, ②번의 액체가 묻어서 흐르는 사각면체의 조각을 잡고 날고 있는 듯한 모습, ③번의 용기통 또는 항아리에 숟가락 등 도구를 잡고 있는 모습 등이 유사할 뿐만 아니라, 양 상표를 구성하고 있는 각각의 도형들을 배치한 표장의 전체적인 구도가 유사하므로 머거본 이 길림양행의 싱표를 침해한다고 심결하였습니다.

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06 나가며

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길림양행과 머거본은 중견기업으로서 마른안주 등 스낵류에서 서로 경쟁관계에 있습니다. 양 사는 사업영역이 겹치는 관계로 상대방 제품에 상당히 신경을 쓰는 것 같습니다. 모방은 자유이지만 침해를 하지 않는 한도내에서 이루어 져야 합니다. 양 사 제품 "허니버터아몬드는" 해태제과에서 만든 허니버터칩에서 유래한 것으로 보입니다. 서로 소위 잘나가는 상품의 이미지를 자신의 상품에 투영하여 타인의 신용에 편승하고자 하는 목적입니다. 하지만 침해에 이르게 되는 경우에는 손해가 막심할 수 있습니다. 제품을 런칭하기 전에 실력있는 전문가의 상담이 필수입니다.

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결론적으로, 길림양행은 해태제과의 "허니버터칩"을 침해하지 않은 한도내에서 모방한 것이고, 머거본은 길림양행의 "허니버터아몬드"를 침해하는 범위에서 모방을 한 것입니다.

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