영탁상표권분쟁 - 특허법인 아이더스, 인천변리사

 

 

[Why] 영탁 vs 예천양조…50억 팔린 ‘영탁막걸리’ 상표권은 누구 것?

예천양조와 영탁측간에 상표권 분쟁을 둘러싸고 설전이 한창입니다. 예천양조는 영탁측이 무리한 금액을 제시하며 광고 재계약을 요구하였다고 주장하는 반면, 영탁측은 그런 사실이 없다고 맞서고 있습니다.

예천양조가 가수 영탁과 2020년 4월경 모델 전속계약을 맺었고 계약기간 1년을 끝으로 2021. 5. 13. 종료되었습니다. 광고계약을 체결할 때 연예인의 초상이나 이미지를 상품의 홍보수단에 사용하는 경우가 일반적이지만 연예인의 예명도 상품의 홍보수단에 포함되기도 합니다.

예천양조는 신규 브랜드 '영탁막걸리'를 영탁의 생일인 2020년 5월 13일 출시하였는데 예천양조의 대표는 언론사와 인터뷰에서 2020.1. 23. 우연히 영탁이 부른 ‘막걸리 한잔’을 보게 되어 막걸리와 매치가 잘 된다 싶어 이름 그대로를 썼고 모델로 발탁했다.”고 밝혔다고 합니다.

현재 예천양조와 영탁측이 각각 특허청에 "영탁" 브랜드에 대하여 상표를 출원하여 두고 있으며 심사를 받고 있습니다. 예천양조와 영탁의 분쟁의 본질은 모델전속계약을 둘러싼 금전적인 이해관계로서, 물밑 협상과 동시에 소송에 임하기 전 법률적 다툼이 진행중인 것으로 보입니다.

 

상표권은 누가 가지게 될 것인가

상표법 제34조(상표등록을 받을 수 없는 상표)

① 제33조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다.

6. 저명한 타인의 성명ㆍ명칭 또는 상호ㆍ초상ㆍ서명ㆍ인장ㆍ아호ㆍ예명ㆍ필명 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표. 다만, 그 타인의 승낙을 받은 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.

7. 선출원(선출원)에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일ㆍ유사한 상표로서 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 상표

11. 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표

12. 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표

13. 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일ㆍ유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표

20. 동업ㆍ고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일ㆍ유사한 상표를 동일ㆍ유사한 상품에 등록출원한 상표

 

상표권은 등록상표를 국내에서 지정상품에 독점적으로 사용할 수 있는 권리를 말합니다. 상표권은 특허청 설정등록에 의하여 발생하고 존속기간은 설정등록일로 부터 10년간이며, 10년마다 갱신할 수 있습니다. 상표를 등록받기 위해서는 특별현저성이 있어야 하며 위의 부등록사유가 존재하지 않아야 합니다. 통상 상표출원 부터 상표등록까지는 1년의 시간이 소요됩니다.

예천양조는 2020. 1. 28. 지정상품 막걸리, 막걸리 도소매업 등에 "영탁" 브랜드를 상표출원하였습니다(예천양조가 영탁과 광고전속계약을 체결한 시기는 이보다 3개월 후인 2020.4.경입니다). 2021년에도 "영탁", "예!천영탁", "백구영탁" 등을 상표출원하였습니다.

그 중에는 심사가 완료된 상표출원도 있는데 특허청은 예천양조가 상표권을 획득하기 위해서는 영탁의 허락이 있어야 한다고 보고(상표법 제34조 제1항 제6호, 저명한 타인의 성명ㆍ명칭 또는 상호ㆍ초상ㆍ서명ㆍ인장ㆍ아호(아호)ㆍ예명(예명)ㆍ필명(필명) 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표. 다만, 그 타인의 승낙을 받은 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.), 영탁측의 허락없이 출원된 상표에 대해 거절결정을 하였습니다.

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<예천양조의 출원일자 순 상표>

영탁측도 2020. 8.경 "영탁"을 포함하는 다수의 상표를 출원하여 두고 있는데 현재 특허청 심사 중 입니다. 영탁의 경우에는 소속사와도 상표권을 누가 가질 것인지에 대해 협의가 이루어 져야 합니다.

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<영탁측의 출원일자 순 상표>

특허청은 출원인의 신청에 의하여 예천양조와 영탁측이 상표권 협상에 성실하게 임하여 권리관계를 정리할 소정의 시간을 부여할 수 는 있겠지만 상호간에 협의가 되지 않으면 예천양조의 상표출원은 영탁측의 승낙을 얻을 수 없으므로 거절결정될 것입니다.

영탁측의 상표출원에 대해서는 예천양조가 판매하여 막걸리나 막걸이 판매업 등에 대해 특정인의 출처표시로 인식된 "영탁막걸리" 상표를 모방한 상표 또는 거래관계에 있던 상표를 타인의 허락없이 출원한 것으로 보아 거절결정될 수 있습니다.

그리고 예천양조나, 영탁과는 관련이 없는 제3자가 지정상품 막걸리나 막걸리 도소매업에 "영탁"을 상표출원하면 같은 이유로 거절결정될 것입니다. 결국, 예천양조와 영탁 중 협의에 의하여 선정된 자 만이 출원 상표에 대해 등록받을 권리가 있으므로 상호간에 원만한 합의를 거치는 것이 좋겠습니다.

상표권을 등록받는 것과 사용하는 것에는 차이가 있으므로 예천양조가 막걸리에 "영탁"을 사용할 수 있다는 주장도 있으나, 미등록상표의 경우 우리나라 법체계에서 보호받을 수 있는 법익이 상당히 제한적이며, 나아가 가수 "영탁"과의 관계에서 자유로울 수 없으므로 상표권 확보가 필요하다고 하겠습니다.

 

부정경쟁행위에 해당하지는 않는가

부정경쟁방지법 제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "부정경쟁행위"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

가. 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기ㆍ포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매ㆍ반포 또는 수입ㆍ수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위

나. 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장(표장), 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지(상품 판매ㆍ서비스 제공방법 또는 간판ㆍ외관ㆍ실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관을 포함한다)와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위

다. 가목 또는 나목의 혼동하게 하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령으로 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기ㆍ포장, 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지(타인의 영업임을 표시하는 표지에 관하여는 상품 판매ㆍ서비스 제공방법 또는 간판ㆍ외관ㆍ실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관을 포함한다)와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매ㆍ반포 또는 수입ㆍ수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행위

차. 사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 또는 거래과정에서 경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보를 그 제공목적에 위반하여 자신 또는 제3자의 영업상 이익을 위하여 부정하게 사용하거나 타인에게 제공하여 사용하게 하는 행위. 다만, 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었거나 그 아이디어가 동종 업계에서 널리 알려진 경우에는 그러하지 아니하다.

카. 그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위

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우리나라의 '부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률' 제2조는 부정경쟁행위의 유형을 한정적으로 열거하고 있으며, 상품주체 혼동행위, 영업주체 혼동행위, 원산지 허위표시행위, 출처지 오인유발행위, 상품품질 오인 야기행위 등이 이에 해당합니다.

상표법과 부정경쟁방지법은 부정경쟁을 방지하고 건전한 상거래 확립을 목적으로 하는 경업질서법이라는 점에서 공통되나, 상표법은 엄격한 심사를 통하여 독점적인 권리를 창설하는 권리부여법인데 반하여, 부정경쟁방지법은 국내에서 널리 알려진 타인의 상품표지 등을 부정하게 사용한 부정경쟁행위를 규제하는 행위규제법이라는 점에서 차이가 있습니다.

부정경쟁방지법은 행위규제법이므로 예천양조의 영탁막걸리가 주지성을 획득하였다고 하더라도, 영탁측이 막걸리 사업을 하지 않는 이상 양측은 부정경쟁행위를 이유로 침해금지나 손해배상을 청구하기는 어렵다고 보입니다.

 

초상권에 대해서는 문제가 없는가

초상이 허가 없이 촬영되거나 또는 공표되지 않을 권리를 말한다.

만약 남의 초상을 본인의 허가 없이 촬영, 공표, 전시하거나 그림엽서 등에 사용하여 권익의 침해가 발생하면 침해받은 자는 손해배상을 요구할 수 있다. 그러나 그 목적이 상업용이 아니라 공공의 이익을 위한 것일 때는 예외에 속한다.

우리나라는 현행법상 초상권에 관한 직접적인 규정은 없으나 헌법상의 인간의 존엄과 가치권(제10조)에 근거하는 일반적 인격권에 포함되는 것으로 보고 있다. 1982년 7월 23일 서울 민사지방법원이 본인의 동의 없이 사진을 낸 책을 판금한다는 최초의 초상권 침해 판결을 내린 바 있다.

출처 - [네이버 지식백과] 초상권 (시사상식사전, pmg 지식엔진연구소)

예천양조는 계약기간동안 "영탁"의 초상이 포함된 광고물을 작성하고 사용할 권리가 있었으나, 계약이 종료된 이후에는 계약서의 내용에 따라 영탁의 초상을 사용할 권리가 정해질 것입니다.

계약서를 작성함에 있어서 계약기간 동안 작성한 홍보동영상이나 팜플렛, 전단지, 배너의 계약 기간 종료후의 처리문제에 대해 명확히 하지 않은 경우 시비가 불거질 수 있습니다.

 

퍼블리시티권(right of publicity)을 침해하고 있지는 않은가

영화배우, 탤런트, 운동선수 등 유명인이 자신의 성명이나 초상을 상품 등의 선전에 이용하는 것을 허락하는 권리를 말한다.

1953년 미국 제2연방항소법원의 제롬 프랭크 판사가 Haelan 사건 판결문에서 처음 사용한 용어이다.

권리를 양도하거나 사고팔 수 있는 상업적 이용의 요소를 핵심으로 하기 때문에 인격권과는 구별된다. 미국의 경우에는 인격권적 측면에서 뿐만 아니라, 재산권적 측면에서도 유명인의 초상을 보호하고 있다.

우리나라의 경우에는 퍼블리시티권이 법률상 아직 확립된 개념은 아니며 법원에서는 인격권으로 재산권적 측면의 문제까지 해결하고 있다. 아직 국내에서는 대법원 확정 판결이 나오지 않은 상태지만, 최근 영화배우ㆍ탤런트ㆍ가수 등 연예인이나 운동선수 등과 같은 유명인들이 자신의 성명이나 초상에 대해 상품 등의 선전에 이용하는 것과 관련한 소송이 빈번하게 일어나고 있다.

지난 2007년 배드민턴 전 국가대표 박주봉 씨가 계약기간 만료 후에도 자신의 이름과 초상을 계속 사용한 스포츠용품 업체를 상대로 낸 소송에서 승소하는 등 점차 인정되는 추세다. 이후 2008년 골퍼 최경주가 우리은행을 상대로 퍼블리시티권을 침해했다며 제기한 소송에서 서울중앙지법 민사합의15부가 제시한 1000만 원에 합의조정안에 양측 모두가 합의하면서 그 해 11월 마무리되었다.

출처 - [네이버 지식백과] 퍼블리시티권 (시사상식사전, pmg 지식엔진연구소)

유명인의 초상이나 성명은 인격적인 요소가 있는 반면에 상업적으로 이용하는 경우 수요자 흡인력이 상당하기 때문에 재산권적인 요소가 강합니다. 이렇게 유명인의 초상 등을 상업적으로 이용할 수 있는 권리를 퍼블리시티권이라고 합니다. 여기서 퍼블리시티권은 단순히 채권적 권리를 말하는 것이 아니라 물권적 권리로서 퍼블리시티권에 기하여 타인의 사용금지도 청구할 수 있습니다. 우리나라 법제에서는 퍼블리시티권을 인정하고 있지는 않으나 하급심 판례에서 일부 인정한 사례가 있습니다.

현재 퍼블리시티권을 저작권법에 포함하려는 개정안이 국회에 마련되어 있습니다. 그러나 창작물에 속하지 않는 유명인의 초상이나 성명을 저작권법에서 보호하는 것은 지나치다는 의견이 우세합니다. 차라리 아래와 같이 부정경쟁방지법에 한 유형으로 포섭하는 것이 바람직하다고 생각됩니다.

저명한 타인의 성명ㆍ초상ㆍ아호ㆍ예명ㆍ필명과 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매ㆍ반포 또는 수입ㆍ수출하는 행위

예천양조측이 영탁의 성명이나 초상 등을 계약기간 종료후에도 허락없이 사용하는 경우 영탁측은 퍼블리시티권에 기하여 법원에 사용금지나 손해배상청구소송을 제기할 수 있을 것입니다.

 

​마치며

예천양조와 영탁측은 광고모델 계약을 체결함에 있어서 지식재산권의 창출과 귀속부분에 대해 명시하지 않은 것으로 보입니다. 지식재산권 분쟁은 특허권, 상표권, 디자인권, 저작권 등 무형의 자산에 대한 권리를 누구의 소유로 할 것인가를 계약서에 명시하지 않았거나 불명확하게 작성하여 발생하는 것이 대부분입니다.

계약서를 작성함에 있어서 지식재산권과 지식재산권으로 부터 파생되는 2차적 지식재산권의 귀속주체를 계약서에 명시하지 않으면 아이템이 성공할 때 과실을 둘러싸고 분쟁의 위험이 항상 존재합니다.

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