외국에서 상표를 보호받으려면 어떻게 해야 하나요?
우리나라 상표권의 효력은 대한민국의 영토내에만 미칩니다. 이를 속지주의의 원칙이라 합니다. 따라서 우리나라에서 상표를 보호받으려면 우리나라 상표법에서 규정하는 절차에 따라 상표등록을 받아야 하는 것처럼, 원칙적으로 해당 국가에서 상표를 보호받으려면 각국의 법과 절차에 따라 상표를 등록받아야 합니다.
외국에 상표를 등록하려면 어떻게 해야 하나요?
우선 상표를 등록받고자 하는 대상국이 어디냐에 따라서 상표를 출원할 수 있는 방법이 다릅니다. 해외로 상표를 출원할 수 있는 방법을 크게 구분하면 다음과 같습니다.
첫째, 상표를 보호받기 원하는 개별국가에 직접 출원하는 방법입니다. 통상 파리협약에 의한 우선권을 주장하여 출원하므로, 이를 "파리루트에 의한 상표출원"이라고도 하며, 해당 국가의 법과 절차를 따라야 합니다.
둘째, 마드리드 협정과 마드리드 의정서를 포함하는 마드리드 시스템을 이용하는 방법입니다.
마드리드 시스템에 의한 국제상표등록제도란?
마드리드 시스템은 두 조약, 마드리드 협정과 마드리드 의정서에 의해 운영되고 있으며, 두 조약은 서로 독립적이고 병렬적인 관계이므로, 기속되는 조약에 따라 적용되는 규정이 다를 수 있습니다.
그러나 실제로 마드리드 협정에 가입한 모든 회원국이 마드리드 의정서에 가입되어 있으며, 2008년 9월 1일부터 마드리드 협정과 마드리드 의정서 모두에 가입한 회원국에 대해 마드리드 의정서가 적용되고 있습니다.
이 시스템의 행정적 업무는 WIPO(세계지식재산기구)의 국제사무국에서 담당하고 있습니다. WIPO(World Intellectual Property Organization)는 세계지식재산권을 관장하는 UN전문기구로서 WIPO의 본부는 스위스 제네바에 위치합니다.
마드리드 협정의 공식명칭은 표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정(Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)"으로, 산업재산권 보호를 위한 파리협약"이 성립된 지 8년 후 파리협약 제19조에 근거한 특별협정으로 1891년 마드리드에서 채택되었습니다.
마드리드 의정서의 공식명칭은 "표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정에 대한 의정서(Protocol relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)"로서, 1989년 6월 27일에 채택되고 1995년 12월 1일에 발효되었으며, 동 의정서를 시행하기 위한 하위규정인 공통규칙이 제정됨에 따라 1996년 4월 1일부터 시행되었습니다. 마드리드 의정서는 마드리드 협정이 가지고 있는 문제점을 극복하여 탄력적 국제상표등록제도를 창설할 목적으로 마련되었습니다. 마드리드 협정과 의정서의 회원국을 마드리드 동맹이라고 합니다.
마드리드 가입국 현황
미국, 일본, 중국, 베트남, 알바니아, 아르메니아, 호주, 알제리, 아제르바이잔, 오스트리아, 앤티가 바부다, 바레인, 부탄, 보츠와나, 벨라루스, 보스니아 헤르체고비나, 불가리아, 벨기에, 크로아티아, 키프로스, 콜롬비아, 쿠바, 부탄, 브루나이, 덴마크, 이집트, 에스토니아, 유럽연합, 핀란드, 프랑스, 그루지아, 가나, 그리스, 독일, 헝가리, 아이슬란드, 이란, 이스라엘, 인도, 인도네시아, 아일랜드, 이탈리아, 카자흐스탄, 케냐, 키르기스스탄, 라트비아, 라이베리아, 리투아니아, 레소토, 리히텐슈타인, 룩셈부르크, 마다가스카르, 몽고, 모로코, 멕시코, 몬테네그로, 모잠비크, 모나코, 나미비아, 뉴질랜드, 노르웨이, 네덜란드, 오만, 필리핀, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 르완다, 몰도바, 러시아, 산마리노, 슬로바키아, 스와질란드, 상투메 프린시페, 슬로베니아, 스웨덴, 시에라 리온, 스페인, 스위스, 싱가포르, 수단, 시리아, 타지키스탄, 튀니지, 태국, 투르크메니스탄, 마케도니아, 터키, 우크라이나, 우즈베키스탄, 영국, 잠비아, 모로코 등
※마드리드 미가입국
말레이시아, 대만(타이완), UAE, 아르헨티나, 미얀마, 이라크, 카타르, 사우디아라비아, 레바논, 쿠웨이트 등
마드리드 시스템의 특징
★ 절차의 간소화 및 비용절감
국내에서 등록받거나 출원한 상표가 있으면, 이를 기초로 하나의 언어로 작성된 하나의 국제출원을 하나의 본국관청에 제출하고 한번의 수수료를 납부함으로써 하나의 번호로 된 국제등록을 획득하고 다수의 국가에서 보호를 받을 수 있습니다.
이는 개별국가의 관청에 각각 출원을 제출하고 각각의 수수료를 납부하는 등의 절차를 대체하여 한번의 출원으로 복수의 국가에 출원한 효과를 얻게 함으로써 출원인의 편익을 제고하고 있습니다. 또한 원칙적으로 국제출원단계에서 각 개별국에 대한 대리인을 선임할 필요가 없어 대리인 선임비용을 절감할 수 있습니다.
★ 권리취득 여부의 명확성
지정국관청에서 거절이유를 발견한 경우에는 원칙적으로 국제사무국으로부터 지정통지를 받은 날부터 1년(1년 6월까지 연장 가능, 이의신청의 경우 예외) 이내에 국제사무국에 거절통지를 하여야 합니다. 만약 그 기간 내에 거절통지가 없으면, 그 상표는 그 지정국에서 등록된 것과 동일한 보호를 받습니다. 따라서 출원인은 일정 기간 내에는 각 지정국에서의 상표권 취득 여부를 알 수 있습니다.
★ 지정국 추가 가능
마드리드 의정서에 새로 가입한 국가 또는 기존의 마드리드 의정서에 가입한 국가에서 추가적으로 상표를 보호받고자 하는 경우에는, 국제등록 후에 그 국가를 지정하는 것이 가능하므로, 상표를 보호받고자 하는 국가를 간편하게 확장할 수 있습니다.
★ 상표권 관리의 일원화
명칭변경, 주소변경, 갱신, 상표권의 양도 등의 변동사항을 국제사무국에서 일원적으로 관리하기 때문에 국제사무국에 한번 신청하면 국제등록부에 기록되고, 국제사무국에서 각 지정국관청에 통보해 주어 각 지정국관청에 개별적으로 변경신청을 하지 않아도 됩니다. 아래 링크를 클릭하면 마드리드 루트를 통하여 등록된 상표의 등록번호 및 각국에서의 진행상태를 모두 확인할 수 있습니다.
마드리드 상표/등록원부 조회
마드리드 시스템을 이용하기 전에 상표를 등록받고자하는 국가에 동일 또는 유사상표가 존재하는지 먼저 검색하여 보아야 합니다. 마드리드 시스템을 통하여 출원 중이거나 등록중인 상표는 아래에서 검색할 수 있습니다.
마드리드시스템을 이용하여 국제등록이 되면 하나의 등록번호가 생성됩니다. 즉, 각 국마다 상표등록번호가 생성되지 않고 하나의 등록번호로 관리가 된다는 것이므로 상표관리가 편리해 집니다. 국제등록번호는 아래 시스템에서 조회할 수 있습니다. 국제등록번호를 따라가면 어느 나라에서 해당 상표가 보호되고 있는지를 알 수 있습니다.
<WIPO Madrid Monitor에서 "apple"을 검색한 결과 등록번호 1402447으로 등록된 사례>
마드리드 시스템 이용 시 유의사항
마드리드 국제출원은 국내의 출원 또는 등록된 권리를 기초로 하여 국제출원을 할 수 있는데, 국제등록 후 5년간은 기초로 한 국내의 권리 변동에 종속됩니다. 이를 국제등록의 종속성 또는 집중공격이라고 말합니다.
즉, 기초출원의 지정상품 삭제, 거절결정 또는 등록된 권리가 존속기간 미 갱신, 무효 등으로 소멸되면 마드리드 국제등록도 소멸된 범위만큼 취소되며, 미국, 일본 등의 지정국에서 상표권을 획득하였다 하더라도 이 원칙이 적용됩니다.
따라서, 마드리드 국제출원을 이용하시기 전에 국내 기초 출원 또는 등록된 권리의 변경 가능성 및 이에 따른 마드리드 국제등록의 영향을 검토해 보시는 것이 좋습니다.
마드리드 시스템 이용 시 비용
마드리드 시스템을 이용하기 위해서는 WIPO에 국제출원료를 납부해야 합니다. 국제출원료는 기본료(약 80만원), 보충료 및 지정국 수수료로 구성됩니다. 지정국 수수료는 국가마다 상이한데 예를들면 미국의 경우 약 50만원, 베트남의 경우 약 18만원이 발생합니다. 지정국 수수료는 지정국수가 많아질수록, 상품류가 많아질수록 비용이 증가합니다.
지정 국가에서 거절이유가 발생하는 경우에는(이를 마드리드 가거절통지라고 합니다) 현지대리인 비용이 추가로 발생합니다.
국내대리인 비용은 마드리드 국제출원단계, 마드리드 국제등록단계, 지정국에서 등록결정 단계에서 각각 발생합니다.
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