특허발명이 무효되면 지급한 로열티를 돌려받을 수 있는지-인천변리사

특허권자와 실시권자의 로열티 계약 후 일방해지

원고(특허권자)와 피고(실시권자)는 2011년 6월경 구두로 “원고는 피고에게 이 사건 발명에 관한 통상실시권을 허락하고, 피고는 원고에게 실시료로 월 650만 원을 지급한다.”는 약정을 체결하였습니다. 피고가 2014. 3. 1.부터 실시료 지급을 지체하여 원고는 2014. 5. 21. 약정을 해지하였습니다.

이에 원고는 피고를 상대로 2014. 3. 1.부터 2014. 5. 21. 까지 미지급실시료를 지급하라는 소송을 제기하였습니다.

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특허발명이 무효가 되었으니 미지급한 실시료도 줄 수 없다...

피고는 원고가 보유한 특허에 대하여 무효심판을 제기하였습니다. 특허심판원에서는 무효사유가 없다고 하였으나 특허법원에서는 무효사유가 존재하는 것으로 보았고 대법원 판단을 거쳐 최종적으로 2019년초 무효가 확정되었습니다.

특허발명의 무효가 확정되자 피고는 이 사건 특허발명은 무효심판에 의하여 소급하여 소멸하였으로(무효심판에 의하여 특허가 소멸하면 원래부터 특허가 없던 것으로 봄) 특허권자인 원고에게 미지급실시료 약 1,800만원을 지급할 이유가 없다고 주장하였습니다.

 

특허법제133조(특허의 무효심판) ① 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다.

③ 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제1항제4호에 따라 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 특허권은 그 특허가 같은 호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다.

 

 

계약취소설과 계약무효설

특허법 제133조3항은 ‘특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다’고 규정하고 있다. 특허무효심결이 확정된 경우 특허가 처음부터 없었던 것으로 보고 계약을 무효로 해야한다는 ‘계약무효설’과 특허무효심결이 확정된 때 계약해지사유가 발생한 것으로 봐야 한다는 ‘계약취소설’이 있습니다.

계약무효설은 실시권자는 특허등록시부터 특허무효심결이 확정된 때까지의 특허실시료를 지급할 필요가 없어지고, 이미 지급한 특허실시료는 부당이득으로 반환을 청구할 수 있다고 합니다. 특허법의 규정이 특허실시에 관한 계약법리에도 적용된다고 보고, 실시계약은 소급적으로 소멸된 특허발명의 실시허락을 급부의 내용으로 삼은 것이므로 무효라는 논리입니다.

계약취소설은 특허무효 심결이 확정될 때까지 특허권에 의하여 보호받으면서 자유롭게 실시하여 경제적 이득을 취하였으므로 실시료를 반환할 이유가 없고, 무효심결 확정전까지의 특허발명의 무효여부와는 상관없이 실시료는 지급하여야 한다는 것입니다.

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대법원 판시요지

특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다(특허법 제133조 제3항). 그러나 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하여야 한다.

특허발명 실시계약을 체결하면 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없고, 특허가 무효로 확정되기 전에는 특허권의 독점적ㆍ배타적 효력에 따라 제3자의 특허발명 실시가 금지된다. 이러한 점에 비추어 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허 무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허 무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결 등 참조).

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다.

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이 사건 발명이 무효로 확정되었다는 사정만으로는 이 사건 약정이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수 없어 원고와 원고 승계참가인의 미지급 실시료 청구가 권리남용에 해당하지 않고, 피고는 2014. 3. 1.부터 계약이 해지된 2014. 5. 21.까지 미지급 실시료 17,403,225원을 지급할 의무가 있다.

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평석

특허발명의 무효와 계약의 무효는 달리 보아야 합니다. 애초에 이행 불능한 계약을 당사자가 체결한 것이라면 이러한 계약은 원천무효라고 할 수 있으나, 계약당시는 유효한 특허발명이 나중에 무효가 되어 계약 대상물이 사라져서 이행불능에 빠진 경우라면 당사자간에 체결한 계약이 원천무효라고는 할 수 없을 것입니다.

특허가 무효확정되어 특허가 원래부터 없던 것으로 보게 되더라도, 실시권자는 특허가 유효하게 존속하는 동안 제3자의 실시를 저지하면서 그 특허를 이용하여 여러가지 이득을 보고 있었으므로 특허권자와 실시권자 사이에 맺어진 로열티 지급계약이 원천무효라고 할 수는 없을 것입니다.

따라서 당사자간의 실시권설정계약 자체가 다른 무효라고 볼 사정이 없거나, 당사자간의 계약이 원시적으로 이행이 불가능한 상태가 아닌 경우 실시권자는 특허가 무효확정되기 이전까지의 기간동안 실시한 부분에 대해서는 실시료를 지급하여야 합니다. 다만, 특허가 소급하여 소멸한 경우라면 특허가 유효하게 존속하던 동안 특허권자의 허락을 득하지 않고 실시한 행위에 대해서 형사상 침해죄는 성립하지 않습니다.

 

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