상표와 상호의 구분-인천변리사, 특허법인 아이더스
수십년간 같은 지역에서 장사를 하고 있었는데 옆동네에 누군가가 동일한 상호로 가게를 오픈하였다면? 수십년간 동일한 상호로 장사를 하고 있었는데, 어느 날 갑자기 상표권 침해 경고장이 날아온다면? 상표와 상호에 대하여 다루어 봅니다.
상표와 상호의 구분
"상호"란 상인의 영업상의 이름을 말하고, "상표"란 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장을 말합니다(상표법 제2조 제1항 제1호).
예를 들어 "주식회사 삼성전자"는 법인의 이름인 상호를 말하는 것이고, "애니콜"이나 "하우젠"은 삼성전자가 생산한 상품에 대한 상표를 말하는 것이므로 상호와 상표는 구분이 됩니다.
상호간의 충돌
자기명의로 상행위를 하는 자를 상인이라 하고(상법 제4조), 상호는 이러한 상인의 명칭 즉, 인격을 표시하는 수단입니다.
상호는 선정해서 사용하기만 하면 상법에 의하여 상호권으로 보호를 받게 됩니다. 상호등기를 해야 상호권이 생기는 것은 아닙니다. 그러나, 타인이 등기한 상호는 동일한 특별시·광역시·시·군에서 동종영업의 상호로 등기하지 못합니다(상법 제22조). 법인은 설립등기를 하면 자연적으로 상호등기가 되는 것이고, 개인사업자는 상업등기소에서 신청할 수 있습니다.
상호의 선정은 자유입니다(상법 제18조). 그러므로 타인이 사용하고 있는 상호의 사용을 금지하기 위해서는 타인이 사용하는 상호가 △ 부정한 목적이 있어야 하고 △ 자신이 사용하고 있는 상호와 타인이 사용하고 있는 상호간에 수요자가 오인할 수 있어야 하고, △ 이로 인하여 손해가 발생할 염려가 있는 경우라야 타인의 상호 사용에 대한 금지청구를 할 수 있습니다.
상법 제23조(주체를 오인시킬 상호의 사용금지) ① 누구든지 부정한 목적으로 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호를 사용하지 못한다.
② 제1항의 규정에 위반하여 상호를 사용하는 자가 있는 경우에 이로 인하여 손해를 받을 염려가 있는 자 또는 상호를 등기한 자는 그 폐지를 청구할 수 있다.
③ 제2항의 규정은 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다.
④ 동일한 특별시·광역시·시·군에서 동종영업으로 타인이 등기한 상호를 사용하는 자는 부정한 목적으로 사용하는 것으로 추정한다.
그런데 이러한 위의 세가지 요건을 입증하는 것이 그렇게 쉬운 일이 아닙니다. 먼저, 부정한 목적을 입증하기 위해서는 타인이 상호를 사용하게 된 내심의 의사나 주관적인 사정을 살펴야 하는데 결코 쉬운 일이 아니고, 타인의 상호 사용으로 손해가 발생할 염려가 있는지를 입증하는 것도 쉬운 일이 아닙니다.
그러나, "동일한 특별시·광역시·시·군에서 동종영업으로 타인이 등기한 상호를 사용하는 자는 부정한 목적으로 사용하는 것으로 추정한다"(상법 제23조 제4항)고, "상호를 사용하는 자가 있는 경우에 이로 인하여 손해를 받을 염려가 있는 자 또는 상호를 등기한 자는 그 폐지를 청구할 수 있다"(상법 제23조 제2항)고 규정하고 있으므로 상호를 상업등기소에 등록한 경우 혹은 법인이 설립등기를 마친 경우라면 좀 더 쉽게 타인의 동일 상호 사용에 대하여 금지청구권을 행사할 수 있습니다.
따라서, 옆 동네에 가게와 상호 분쟁이 발생하면 우선적으로 생각해 볼 수 있는 것이 상호의 등기와 다음에서 다룰 상표등록입니다.
상표란
국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있으므로(상표법 제3조 제1항) 실제로 상표를 사용하지 않더라도 사용할 의사가 없지 않다면(ex. 개인이 백화점업에 상표신청을 한 경우) 등록이 가능하고, 자타 상품식별력이 있는 상표만을 엄격한 심사를 통하여 등록하는 심사주의를 취하며, 먼저 출원한 자의 상표를 등록하는 선출원주의를 취하고 있는 등 단순히 신고 개념인 상호에 비해서는 그 등록요건이 상당히 엄격합니다.
상표는 설정등록 후 매 10년 마다 존속기간갱신신청을 하면 영구적으로 존속기간을 연장할 수 있고, 상호는 상인이 영업을 폐지하지 않은 동안 존속합니다.
상표는 기호, 문자, 도형, 색채 및 이들을 결합하여 자유롭게 표시할 수 있지만, 상호는 문자로만 구성되어야 하는 차이점이 있습니다.
특허청에 등록한 상표권의 효력은 대한민국 전역에 미칩니다. 그러나 타인이 등기한 상호는 동일한 특별시·광역시·시·군에서 동종영업의 상호로 등기하지 못하므로(상법 제22조) 그 효력이 미치는 범위가 협소합니다. 따라서 영업을 확장하고자 하는 경우라면 반드시 상표등록을 하여야 합니다.
상표와 상호의 충돌
실무적으로 ① 개인사업자가 등록된 상표가 있는지 모르고 타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하여 영업을 하는 경우, ② 개인사업자가 영업을 하고 있는데 타인이 동일한 상호를 상표로 등록한 후에 상표권 침해를 주장하는 경우가 있습니다.
①의 경우는 상표의 등록이 먼저 있었기 때문에 과실이 추정되어 상호사용이 금지되며, 경고장을 받은 후에도 계속적으로 사용하면 고의가 추정되어 형사처벌까지 지게 됩니다.
②의 경우는 먼저 상호를 선정하여 사용한 상인의 상호사용권이 우선하여 상거래의 관행에 따라(2016. 9. 1. 이후 출원한 상표에 한함, 그 이전에 출원하여 등록한 상표에 대해서는 보통으로 사용하는 방법이라야 함) 상호를 사용한 것이라면 상표권자도 상표침해를 주장할 수 없을 뿐만 아니라(상표법 제90조 제1항 제1호), 상인은 그 상호를 계속 사용할 선사용권을 가집니다(상표법 제99조 제2항). 더 나아가 상호라도 장기간의 사용으로 자신의 상품의 출처로서 국내외 수요자간에 상표로서 인식이 된 경우라면 그 상표에 대해서는 선사용권을 가집니다(상표법 제99조 제1항 제2호).
상표법 제90조(상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위) ① 상표권(지리적 표시 단체표장권은 제외한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 효력이 미치지 아니한다.
1. 자기의 성명·명칭 또는 상호·초상·서명·인장 또는 저명한 아호·예명·필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표
상표법 제99조(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리) ① 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 자로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자(그 지위를 승계한 자를 포함한다)는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다.
1. 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있을 것
2. 제1호에 따라 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것
② 자기의 성명·상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상거래 관행에 따라 상표로 사용하는 자로서 제1항제1호의 요건을 갖춘 자는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속 사용할 권리를 가진다.
③ 상표권자나 전용사용권자는 제1항에 따라 상표를 사용할 권리를 가지는 자에게 그 자의 상품과 자기의 상품 간에 출처의 오인이나 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 할 것을 청구할 수 있다.
자기의 상호를 상거래의 관행에 따라 사용하는 경우란?
피고인의 사용표장에는 피고인의 상호인 “노블레스”가 한글이 아닌 영문자의 평이하지 않은 서체로 표기되어 있고, 그 왼쪽 옆에는 신전 기둥 모양의 도형이 그려져 있어 일반인의 주의를 끌기에 충분하도록 표시되어 있는 점, 위 영문자 끝부분에는 등록상표임을 표시하는 ‘®’을 함께 병기하고 있는 점, 그 밖에 피고인의 사용표장의 위치와 크기 등을 고려할 때, 일반 수요자가 피고인의 사용표장을 상호로 인식하지는 않을 것으로 보이고, 따라서 피고인의 사용표장이 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당한다고 할 수 없다(대법원 2011. 1. 27. 선고 2010도7352 판결).
"하나로통신"은 피고 회사의 상호인 "하나로통신 주식회사" 중 회사의 형태(종류) 표시인 "주식회사" 부분을 생략한 것으로서 '상호의 약칭'일 뿐 '상호' 그 자체를 표시하는 상표에 해당한다고 볼 수는 없고, 또한 상호가 약칭으로 사용될 경우에는 그 상호의 저명성이 인정되지 않는 한 상표(서비스표)의 사용실태를 고려할 필요 없이 상표법 제51조 제1호 소정의 '상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것'에 해당되지는 않는다 할 것이다(대법원 2001. 3. 23. 선고 2000후3708 판결)
상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한다 함은 상호를 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시한다는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하는 것을 의미할 뿐만 아니라, 그 표장을 보고 일반 수요자가 상호임을 인식할 수 있도록 표시하는 것을 전제로 한다 할 것이므로, 법인인 회사가 그 상호를 표시하면서 회사의 종류를 표시하는 부분을 생략한 경우에는 그것이 널리 알려져 있지 않은 이상 일반 수요자가 반드시 상호로 인식한다고 할 수 없어 이를 회사의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 볼 수 없고, 단지 상호의 약칭에 불과하다 할 것이고, 이러한 약칭의 표시는 위 법규정에 따라 그것이 저명하지 않는 한 특수한 태양으로 표시되어 있지 않다고 하더라도 상표권의 효력이 미친다고 할 것이다(대법원 2000. 1. 18. 선고 97후2927 판결 참조).
상기 표장은 붓글씨체의 문자부분 중 '(주)평양'과 '옥류관'의 글자 크기를 다르게 함으로써 '옥류관'이 돋보이는 형태로 되어 있고, 원고가 광고전단지에 '유명한 랭면 드디어 대청역에 개점', … 「랭면 전문 음식점」입니다.'라는 형태로 표장을 사용하여 왔을 뿐 아니라 원고를 포함하여 원고와 체인점 계약을 체결한 전국의 12개 북한냉면음식점이 (가)호 표장 외에 다른 표장을 북한냉면음식점업의 식별표지로 사용하지 않고 있는 사실, (가)호 표장이 있는 광고전단지에 '이제는 랭면의 맛도 상표를 확인하고 먹는 시대입니다.'라는 문구가 사용되기도 한 사실이 인정되는바, 위 인정 사실에 음식점업과 같은 서비스업에 있어서 광고나 간판 등에 상호만을 사용하는 경우에는 일반수요자에게 그 상호가 곧바로 서비스표로 인식되기 쉬운 점 등을 종합하면, (가)호 표장은 상표법 제51조 제1호 본문의 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하지 아니한다고 봄이 상당하다.
따라서 원심이 (가)호 표장의 결합형태나 글자체의 특이성만을 들어 (가)호 표장이 상표법 제51조 제1호 본문의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 해당하지 않는다고 단정한 것은 적절하지 않지만, (가)호 표장이 이 사건 등록서비스표의 권리범위에 속한다는 취지로 판단한 것은 결과적으로 정당하고, 거기에 상고이유로 지적하는 바와 같은 심리미진 내지 이유불비의 위법이 있다고 할 수 없다(대법원 2002. 11. 13. 선고 2000후3807 판결).
위의 판례는 상표법이 개정되기 전의 판례이므로 "상거래의 관행에 따라 사용하는 방법"에 대한 명확한 기준이 될 수는 없지만, 대체적으로 글씨체나 디자인을 독특하게 디자인하여 특별한 식별력을 갖도록 하여 상호를 사용한 경우, 상품이나 서비스를 제공하면서 자신의 상호를 부기하여 자신이 제공하고 있는 상품이나 서비스를 홍보한 경우, 체인점 명칭으로 사용한 경우라면 단순히 상호로서 사용한 것이 아니라 상품이나 제공하는 서비스의 표지로 사용한 것이므로 상표권의 효력이 미치게 됩니다.
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