특허침해경고장- 인천변리사, 특허법인 아이더스

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특허권을 취득하면 특허출원일로 부터 20년간 국내에서 권리를 행사할 수 있습니다. 특허권은 유형적인 물건과는 달리 눈에 보이지는 않으나 특허법에서 부여한 물권적 권리를 갖기 때문에 특허권자는 침해자에게 금지청구권을 행사할 수 있고 손해배상청구권도 행사할 수 있습니다.

특허권자와 침해자 사이에 분쟁이 발생하면 우선 구두협상, 경고장 발송, 침해소송, 형사고소 등의 단계를 거칩니다. 이때 침해자는 특허심판원에 무효심판을 종종 제기합니다. 특허가 무효로 확정되면 권리는 소급적으로 소멸하므로 침해자는 법적분쟁을 일거에 해소할 수 있습니다. 그외에도 권리자의 침해금지청구 및 손해배상청구 소송, 반소로서 침해자의 비침해확인소송, 형사적으로 고소전을 벌일 수 있습니다.

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특허권에 기한 민형사 소송

특허권자와 침해자 사이의 분쟁은 민사 뿐만 아니라 형사적으로 다양하게 전개될 수 있습니다.

권리자와 침해자 사이의 법적다툼 절차는 민사절차, 형사절차, 심판절차 등으로 구분할 수 있습니다.

민사절차로서, 권리자는 침해금지청구 및 손해배상청구소송을 침해자는 비침해확인소송이나, 권리자의 침해주장에 따른 금전적 손해가 발생한 경우 손해배상청구소송을 제기할 수 있습니다.

형사절차로서, 권리자의 특허침해죄 형사고소에 대응하여, 침해자는 업무방해죄로 권리자를 형사고소 할 수 있습니다.

심판절차로서, 권리자는 권리범위확인심판(적극)을, 침해자는 무효심판 및 권리범위확인심판(소극)을 제기할 수 있습니다.

위의 모든 절차적 사항에서 가장 중요한 것은 특허가 소송전에서 무효되지 않고 살아남아야 하며, 침해품을 포섭할 수 있도록 넓은 권리범위를 가지고 있어야 합니다. 특허가 무효가 되거나, 권리범위가 협소하여 침해품을 포섭하지 못하는 경우 권리자는 소송에서 패소하게 되고 경우에 따라서는 역으로 민사적으로는 손해배상, 형사적으로는 업무방해죄의 책임을 질 수 있습니다.

​	권리자	침해자
민사절차	-침해금지 가처분 또는 본안소송 -손해배상청구소송	-비침해확인소송 -손해배상청구소송(무리한 침해주장으로 영업상 손해발생 시)
형사절차	특허침해죄 형사고소	업무방해죄 또는 명예훼손죄 형사고소
심판절차	-권리범위확인심판(적극) -정정청구, 정정심판	-권리범위확인심판(소극) -무효심판

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아래에서는 특허권자의 경고장 발송에 따른 업무방해죄 성립여부 및 침해자의 손해배상청구권 성립여부에 대하여 살펴보기로 합니다.

특허침해 경고장과 침해자의 대응

특허권자는 침해자에게 경고장을 발송할 수 있습니다. 그러나 침해자가 역으로 업무방해라고 주장할 수 있습니다.

경고장은 권리의 침해행위나 위반사례가 발생할 때 법적인 조치사항, 침해의 중지, 손해배상 등을 서면으로 보내는 서신을 말합니다. 법적인 조치에 앞서 이루어지는 절차로 상대방의 침해 행위를 중지시킬 수 있는 효과가 있습니다. 그러나 특허침해가 아닌 것을 알거나 알 수 있었음에도 상대방에게 경고장을 발송하여 타인의 사업을 방해한 경우에는 업무방해죄가 성립할 수 있습니다. 업무방해죄는 고의를 범죄구성요건으로 하는데 이때의 고의는 확정적 고의 뿐만 아니라 미필적고의도 성립합니다.

통상 경고장은 분쟁의 초기단계에서 발송되기 때문에 특허침해여부에 대하여 사법적 판단이 없는 상태에서 발송하는 경우가 많습니다. 특허권자가 자신의 권리가 소멸하였음을 알고도 상대방의 사업을 방해할 목적으로 경고장을 발송하거나 어떠한 이유로 특허권자가 특허침해가 아니라는 사실을 인식하였거나 인식할 수 있었음에도 불구하고 상대방에게 경고장을 발송하는 경우가 아니라면 침해자를 상대로 한 경고장 발송은 자력갱생의 수단으로서 범죄에는 해당하지 않습니다.

특허권은 국가기관인 특허청의 심사와 등록을 통하여 부여되는 권리이고, 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특단의 사정이 없는 한 특허권자로서는 자신의 권리가 적법·유효한 것으로 믿고 이를 행사하는 것이 일반인의 상식이라고 할 것입니다.

사례를 살펴 보겠습니다. 특허권자인 갑 회사가 경쟁사인 병 회사에 자신이 특허권자이므로 갑 회사의 특허권을 침해하지 말라는 경고장을 보냈습니다. 이에 병 회사는 갑 회사 특허권에 대하여 특허심판원에 무효심판을 제기하였습니다. 특허무효심판은 특허심판원, 특허법원, 대법원의 3심구조를 가집니다. 특허심판원은 갑 회사의 특허권은 무효사유가 있다라고 심결하였으나, 아직 특허법원, 대법원을 거치지 않아 무효심판은 확정되기 전입니다.

이때 갑 회사는 ‘병 회사가 생산·판매한 제품은 위 특허권을 침해한 제품이다’라는 사실을 인터넷을 통하여 적시하고, 또한 병 회사의 거래처들에 같은 내용의 내용증명을 발송하였습니다.

병 회사는 특허심판원에서도 무효하고 한 심결이 있는데도 불구하고 병 회사 및 거래처에 인터넷 또는 경고장을 발송하는 것은 업무방해에 해당한다는 이유로 갑 회사를 업무방해죄로 고소하였습니다.

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경고장 발송에 따른 업무방해죄 성립을 부정한 사례

구 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(2007. 12. 21. 법률 제8778호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제61조 제2항의 정보통신망을 통한 허위사실 적시에 의한 명예훼손죄, 형법 제307조 제2항의 허위사실 적시에 의한 명예훼손죄가 성립하려면 그 적시하는 사실이 허위이어야 할 뿐 아니라, 피고인이 그와 같은 사실을 적시함에 있어 적시사실이 허위임을 인식하여야 하고, 이러한 허위의 점에 대한 인식 즉 범의에 대한 입증책임은 검사에게 있다 할 것이며(대법원 1994. 10. 28. 선고 94도2186 판결, 대법원 2009. 1. 30. 선고 2007도5836 판결 등 참조), 위와 같은 법리는 허위사실을 적시한 행위가 형법 제314조 제1항의 허위사실 유포 기타 위계에 의한 업무방해죄에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서도 마찬가지라고 할 것이다.

특허권은 국가기관인 특허청의 심사와 등록을 통하여 부여되는 권리이고, 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특단의 사정이 없는 한 특허권자로서는 자신의 권리가 적법·유효한 것으로 믿고 이를 행사하는 것이 보통이라 할 것이다.

기록에 의하면 이 사건 특허발명은 ‘지지대에 회전익과 고정익에 형성된 나선형의 곡면과 동일 방향으로 유도면이 형성된 구성’을 채택한 점에 기술적 특징이 있고, 그와 같은 구성을 채택한 결과 발생된 와류를 엔진의 연소실 속으로 저항 없이 밀어 넣는 역할을 하여 효율적인 연비개선을 달성하는 효과가 있는 반면에, 위와 같은 선행발명들의 지지대에는 이 사건 특허발명의 유도면에 대응되는 구성이 형성되어 있지는 않은 사실을 알 수 있으므로, 비록 선행발명 2의 명세서에 ‘회전체의 전방단부 및 회전체 후방 고정구를 유선형으로, 지지대를 세장형(세장형)으로 형성하는 구성’이 나타나 있어, 선행발명들의 지지대에도 공기저항을 줄이기 위하여 유선형의 유도면을 형성하는 것은 통상의 기술자라면 별다른 어려움 없이 도출해 낼 수 있는 구성이고, 이 사건 특허발명의 위 효과 역시 통상의 기술자가 선행발명들로부터 예측할 수 있는 정도에 불과하여 결국 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 할지라도, 통상의 기술자가 아닌 피고인으로서는 이 사건 각 범죄일시 당시 이미 이 사건 특허발명에 대한 무효심결이 있었다는 사유만으로 위 심결이 확정되지도 않은 상태에서 이 사건 특허발명에 무효사유가 있음을 알고 있었다고 단정하기는 어렵다.

더욱이 기록에 의하면 피해자가 운영하는 주식회사 성훈이엔지(이하 ‘성훈이엔지’라 한다)는 이 사건 특허발명의 최초 특허권자인 공소외 3에게 2002년경부터 2004, 2005년경까지 내연기관용 와류기를 납품한 바도 있고, 한편 성훈이엔지는 이 사건 특허발명의 원출원일 이후 ‘리브가 와류 팬의 휘어진 각도와 동일한 각도로 기울어지면서 공기의 유입방향에 대하여 점점 작아지는 면적을 갖는 삼각체 형상을 취하는 것을 특징으로 하는 내연기관용 와류기’에 관하여 실용신안등록출원을 하여 2005. 9. 28. 등록번호 제397631호로 설정등록을 하였지만, 위 등록고안은 이 사건 각 범행일시 전인 2007. 6. 1. 그 기술평가절차에서 등록취소결정 되었음을 알 수 있으므로, 피고인으로서는 피해자의 터보플러스 제품이 이 사건 특허발명의 특징적 구성인 ‘지지대에 유도면 내지 빗각이 형성된 구성’을 가지고 있어 이 사건 특허권을 침해하는 것이라고 판단할 여지가 없지 않다고 할 것이다(대법원 2010. 10. 28. 선고 2009도4949 판결).

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경고장 발송과 손해배상 책임

특허권자는 침해자에게 경고장을 발송할 수 있습니다. 그러나 미확정적 사실을 적시한 경고장 남발로 상대방 사업에 손해가 발생하면 역으로 손해배상책임을 질 수 있습니다.

경고장 발송은 헌법에서 정한 재판받을 권리를 우회하여 사법적 구제절차를 지키기 아니하고 자력갱생하는 수단이므로 경고장 문구를 작성함에 있어서는 단정적인 표현보다는 협조를 요청하는 표현을 사용하는 것이 바람직하며, 자의적으로 침해여부를 판단하에 하기 보다는 변리사 등의 전문가 감정서를 첨부하는 것이 바람직합니다.

나아가 경쟁사의 납품을 방해하기 위하여 경쟁사의 거래처에 경고장을 발송하여 타인의 사업에 막대한 경제적 손실이 야기된 경우라면 차후에 특허침해소송에서 패소하거나 특허가 무효가 되는 경우 경고장 발송에 따른 책임을 져야 하는 경우도 발생하므로 신중하여야 합니다.

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경고장 발송에 따른 손해배상 책임을 인정한 사례

등록디자인권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없으며, 재판받을 권리에 의해 원칙적으로 정당화되는 제소 및 소송수행과 달리 이 사건의 내용증명통고서와 같은 경고장을 발송하는 행위는 사법적 구제절차를 선취 또는 우회할 목적으로 이루어지는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁 해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크므로, 등록디자인권자가 이러한 경고장을 발송할 때는 매우 신중할 것이 요구된다.또한, 디자인권 등의 침해 의심 제품의 경우 그 생산자 외에 그 생산자의 거래처 등에 대해서까지 침해 의심 제품의 판매·광고 등에 대한 경고 등을 할 때는 그로 인하여 생산자의 영업상 신용을 훼손할 우려가 크므로 생산자에 대해서 그러한 경고 등을 할 때보다 침해 여부 판단에 더욱 세심하고 고도한 주의가 요구된다.

원고가 피고에 대하여 피고 제품의 생산·판매를 금지하는 가처분을 구하는 등 사법적 구제절차를 밟지 아니한 채 곧바로 위 인정사실에서 본 바와 같이 피고 및 피고의 거래처 등에게 1차 및 2차 내용증명통고서 등을 발송하거나 고지한 일련의 행위들(이하 ‘이 사건 불법행위’라 한다)은 정당한 권리행사를 벗어나 고의 또는 과실로 위법하게 피고의 영업활동을 방해한 것으로 민법 제750조의 불법행위에 해당한다고 봄이 타당하고, 이러한 원고의 불법행위로 인하여 피고가 매출액 감소 및 업무상 신용 훼손 등의 손해를 입었음이 인정되므로, 원고는 피고에게 이러한 손해를 배상할 책임이 있다.

① F과 B 및 B과 원고의 관계 등에 비추어 보면 원고는 플라스틱 재질의 갈색 원형 진공항아리가 원고 제품 판매 이전에 이미 개발되어 시중에서 판매되고 있음을 알았던 것으로 보인다.

② 이에 피고가 원고에게 피고 제품은 피고의 등록디자인들에 기하여 생산·판매된 것이라고 고지하였음에도 원고는 아무런 조치를 취하지 아니하였을 뿐만 아니라, 피고가 다시 NS 쇼핑을 통하여 홈쇼핑 판매를 추진하자 원고는 NS 쇼핑에도 피고 제품이 이 사건 등록디자인권 등을 침해하는 제품이라고 주장하여 피고 제품의 홈쇼핑 판매를 막았고, 재차 피고뿐만 아니라 피고 거래처들에게 일괄하여 2차 내용증명통고서를 발송하였다.

그런데 2차 내용증명통고서에 피고의 등록디자인 및 F이 생산·판매하는 제품 등에 관한 검토 내용이 없는 것으로 보아, 원고는 피고의 위와 같은 고지에도 불구하고 피고 제품이 이 사건 등록디자인권 등을 침해하거나 부정경쟁행위에 해당하는지 등에 대해서 신중하고 세심하게 검토하지 아니한 채 그 내용과 문구가 매우 단정적인 2차 내용증명통고서를 발송한 것으로 보인다.

③ 위와 같은 통고를 받은 피고의 거래처들로서는 피고 제품이 이 사건 등록디자인권 등을 침해하였는지를 객관적으로 알기 어려울 뿐만 아니라, 원고 및 원고의 대리인인 법무법인으로부터 피고 제품이 이 사건 등록디자인권 등을 침해한다는 단정적인 내용의 통고를 받고도 법적 분쟁에 휘말릴 위험을 무릅쓰고 피고 제품의 판매를 강행하기를 기대하기도 현실적으로 어려울 것으로 보인다.

④ 원고와 피고는 소수의 판매자만이 있던 진공항아리 제품 시장에서 주요한 경쟁관계에 있었던 것으로 보인다.

⑤ 원고로서는 경쟁업자인 피고의 거래처에 등록디자인권 침해 등에 관한 경고장을 발송하면 피고와 그 거래처 간의 거래관계가 중단될 수 있고, 그러한 경우 그 거래관계를 다시 원상으로 회복시키기 어려워 경쟁업자인 피고가 회복하기 어려운 타격을 받을 수 있음은 쉽게 예측할 수 있다.

⑥ 앞서 본소청구의 당부에서 본 바와 같이 피고 제품은 이 사건 등록디자인의 보호범위에 속하지 아니할 뿐만 아니라 기초사실에서 본 바와 같이 그러한 취지의 특허심판원 심결도 확정되었으며, 이 사건 무효디자인은 그 등록이 무효가 되었다.

⑦ 원고는 피고 제품이 원고 등의 등록디자인의 보호범위에 속하는지에 대하여 특허심판원과 특허법원의 판단이 달랐으며, ‘원고가 피고 및 피고의 거래처에 내용증명통고서를 발송하여 피고의 업무를 방해하였다’는 내용의 범죄사실에 대하여 혐의없음 처분을 받았다는 사정을 들고 있으나, 앞서 인정한 사정들에 비추어 보면 그러한 사정만으로 원고의 손해배상책임이 조각된다고 보기 어렵다(특허법원 2018. 10. 26. 선고 2017나2417(본소), 2017나2424(반소) 판결 [디자인권침해금지 등 청구의 소, 손해배상(기)] ).

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